A Justiça do Estado de São Paulo apreciou processo em que se alega prática de “brand bidding”, por meio da internet. O brand bidding consiste na utilização de marca de terceiro como palavra-chave para seu próprio anúncio. É a utilização da marca de seu competidor em propagandas de buscas. No caso em questão, a empresa Decolar ajuizou ação em que sustentava a utilização indevida da marca “decolar” e suas variações, por terceiros, em seus anúncios junto ao serviço Google Ads. Na ação, pretendia que o Google deixasse de veicular, em destaque e na primeira relação de links disponibilizados em uma busca, anúncios pagos da empresa 123 milhas, sempre que o consumidor utilizasse a palavra decolar em suas buscas, ou variações, tais como “voos decolar” ou “passagens decolar”, especialmente naquelas buscas relacionadas ao segmento de turismo. Para tanto, afirmava ter investido muito nos meios de comunicação para tornar a marca “Decolar” conhecida e quando os potenciais clientes procuram pela marca no Google esperam achar o sítio da empresa em destaque, e não o sítio de um terceiro concorrente, o qual tem aparecido em destaque. Por sua vez, a empresa que contratou os anúncios pelo sistema Google Adwords sustenta que a palavra “decolar” e suas variações possuem uma conotação corriqueira no português, estando diretamente relacionadas ao segmento de turismo, e empresas de turismo que oferecem passagens aéreas, de modo que não seria possível obstar o uso do termo para fins de contratação perante o sistema de buscas do Google.
O Juízo de 1° grau negou o pedido da empresa Decolar, por compreender que palavras de uso comum, como o verbo “decolar” e expressões que a ele remontam não são de uso exclusivo da empresa autora. Entender o contrário significaria eliminação indevida da concorrência. Na sentença, o magistrado reconheceu, no entanto, que terceiros não podem se utilizar da específica expressão “decolar.com”, a qual goza de exclusiva proteção e uso por parte da empresa autora, mas que tal proteção não se estenderia ao uso de expressões corriqueiras, a ponto de alcançar o termo decolar e suas variações. A pretensão da empresa Decolar.com também foi afastada em 1ª instância porque não haveria indicativo de que a empresa ré estivesse se passando pela autora.
O TJSP reformou a sentença. É que os registros de titularidade da Decolar.com são suficientes para conferir a proteção desejada, de modo a impedir que terceiros utilizem sinais (incluindo as palavras) que façam referência à mencionada marca. Segundo o TJSP, a palavra “decolar” pode ter alguma relação com a atuação das partes (compra e venda de passagens aéreas e turismo em geral), mas não há provas de que outras empresas, do mesmo segmento, também façam uso da expressão, de modo que não se pode considerá-la, na prática, como evocativa ou de fraca proteção (isto é, com baixa distintividade). E a contratação dos anúncios em questão evidentemente caracteriza “carona” no prestígio da marca, porque é uma forma de a empresa se tornar conhecida para quem procurou por outra. Segundo a decisão do TJSP, tal prática configura aproveitamento indireto (parasitário) da reputação construída por marca alheia, na medida em que o uso dos termos divulga produtos e serviços da concorrente, o que caracteriza concorrência desleal (art. 195, III, da Lei n° 9.279/95). Desse modo, o TJSP entendeu que a prática dos anúncios com o termo decolar, por terceiros, no Google, configura ato ilícito, ao significar que terceiros utilizam sinais que são protegidos pelo ordenamento brasileiro, e envolvem artifício para desvio de clientela. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi tomada de forma unânime, pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, tendo por Relator o Desembargador Grava Brasil, e com votos dos Desembargadores Ricardo Negrão e Sérgio Shimura, em 20 de julho de 2021.
